【以案释法】外观设计专利侵权诉前禁令的审查要件

　　无效程序中说明书解释权利要求的时机

　　2012年05月16日，国家知识产权局专利复审委员会作出第18631号无效宣告请求审查决定。该决定涉及专利号为200520088452.6、发明名称为“集装箱式移动加油站箱体”的实用新型专利权（下称本专利）。本专利的申请日为2005年10月26日，授权公告日为2006年10月18日，专利权人为金继华。

　　本专利授权公告的权利要求书共有9项权利要求，其中权利要求1及从属权利要求5如下：

　　“1.一种集装箱式移动加油站箱体，具有集装箱外形的箱形罐体和框架，框架上的标准角件（1）之间，在长度、宽度方向的距离，符合对标准集装箱的要求，箱形罐体（10）由单层箱顶和箱底、侧壁、端壁构成，其特征在于箱底、侧壁、端壁均为双层结构。

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　　5.按照权利要求1所述的集装箱式移动加油站箱体，其特征在于端壁与侧壁之间的连接结构是外侧板（23）和内侧板（24）与外端板（16）和内端板（17），由内外角焊缝密封连接，在外侧板（23）与外端板（16）的外面还有包角柱（5）焊接连接。”

　　在无效宣告请求中，请求人提出的无效理由之一为：从属权利要求5的附加技术特征被对比文件1及公知常识性证据1-4所公开，因而在引用的权利要求1不具备创造性的基础上，从属权利要求5也不具备《中华人民共和国专利法》（下称专利法）第二十二条第三款规定的创造性。

　　经查，对比文件1公开了一种可移动的燃油容器，具有双层结构，其中内壁和外壁3、底板4、中间板6和顶板5构成一个整体的密封的监控室9，并通过设置在内层板上的隔距件11将外层板间隔开。

　　公知常识性证据1~4分别是焊接领域、集装箱领域或易燃可燃性液体储罐领域的技术标准，其中对角焊给出的定义为“为完成角焊缝而进行的焊接”，并且给出了单层钢板角焊的图例。合议组认为，本专利涉及一种双层的集装箱式可移动加油站箱体，其所面对的是大型双层钢板而非一般单层板的端部密封问题，权利要求5中的附加技术特征“端壁和侧壁之间的连接结构是外侧板和内侧板与外端板和内端板由内外角焊缝密封连接，外侧板和外端板的外面还有包角柱焊接连接”，明确限定了将“外侧板和内侧板与外端板和内端板”在端部通过“内外角焊缝”密封连接在一起，而且结合本专利说明书附图8以及说明书的相应记载“外端板16和内端板17内的空间与内侧板24和外侧板23内的空间不直接相通”（参见说明书第3页第1段）、“侧壁内的空间、端壁内的空间虽然不直接连通，但是都通过箱底内的空间而互相连通”（参见专利说明书第3页第3段）也可以看出，权利要求5提供了一种具体的双层板端部连接方式，所述“外侧板和内侧板与外端板和内端板”在端部不仅采用了内外角焊，而且将外端板、外侧板、内端板、内侧板连接为一体，并且进一步地在外侧板和外端板的外面通过包角柱焊接连接，从而在保证实现双层箱体结构的同时，提供了稳定可靠的端部连接。而对比文件1从说明书记载及附图2看出其端部同样为隔距件隔开的双层结构，而公知常识性证据仅涉及单层钢板的一般的角焊方式，均未涉及双层板在端部的具体连接结构，因此对比文件1及公知常识性证据1-4都没有公开从属权利要求5的附加技术特征，所以权利要求5的技术方案具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

　　据此，合议组作出无效审查决定，宣告本专利权利要求部分无效，其中权利要求5的技术方案被维持有效。

　　请求人对上述决定不服，于法定期限内向北京市第一中级人民法院提起诉讼，涉及权利要求5的诉讼理由为：专利复审委员会在对权利要求5的评价过程中引入了权利要求中不存在的技术特征，从而错误地认定相关权利要求具有创造性。权利要求5不包括“外端板和内端板内的空间与内侧板和外侧板内的空间不直接相通”的技术特征。

　　北京市第一中级人民法院经审理认定：专利复审委员会结合本专利说明书中“外端板16和内端板17内的空间与内侧板24和外侧板23内的空间不直接相通”的表述以及附图，进一步确认权利要求5附加技术特征“端壁和侧壁之间的连接结构是外侧板和内侧板与外端板和内端板由内外角焊缝密封连接”所限定的将“外侧板和内侧板与外端板和内端板”在端部通过“内外角焊缝”密封连接在一起的技术方案的作法并无不当。因此，维持专利复审委员会作出的第18631号无效宣告请求审查决定。原告不服上诉，二审法院判决维持一审判决。

　　案例评析

　　本案例涉及的主要问题是无效程序中是否需要通过说明书和附图解释权利要求以及解释权利要求有无不当的问题。

　　专利法第五十九条第一款规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。该条款前半句指出保护范围确定的原则“保护范围以权利要求的内容为准”，“为准”二字表明保护范围的基准及对象。后半句是在上述前提下，允许利用说明书和附图对权利要求表达的保护范围作一定程度的解释。然而，说明书和附图何种情形“可以”用于解释权权利要求呢？

　　《专利审查指南》第二部分第二章3.2.2节规定：权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，这种情况也是允许的。

　　《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条规定：人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。虽然专利侵权诉讼的相关司法解释并不直接适用于专利无效宣告程序，但对于涉及专利侵权的当事人而言，在专利侵权诉讼的司法程序和专利无效宣告的行政程序中涉及的权利客体是相同的，因而相关司法解释也应当作为参考。

　　根据上述法律法规、部门规章以及司法解释中的相关内容，可以看出，说明书对于权利要求的解释是有时机和条件的约束的。

　　在无效程序中，如果专利的权利要求所描述的技术方案含义清楚、确定，本领域技术人员能够根据其记载清楚界定其范围，而且权利要求与说明书所记载内容一致的情况下，权利要求是不需要作过多解释的。而如果权利要求的术语存在特定含义、或者说明书明确放弃某些技术方案、或者权利要求所包含的某些技术方案无法实现、或者权利要求的术语存在多种含义等情况下，根据垄断与公开之间的平衡，应当使用说明书对于权利要求加以解释。

　　具体到本案例，争议焦点在于如何理解权利要求5附加技术特征中的“端壁与侧壁之间的连接结构是外侧板（23）和内侧板（24）与外端板（16）和内端板（17），由内外角焊缝密封连接”。请求人主张，外侧板与外端板、内侧板与内端板分别角焊的技术方案落入了权利要求5的保护范围，并提供了对比文件1及多份公知常识性证据用于说明根据上述理解的技术方案是在所提供证据及公知常识结合的基础上容易想到的。专利权人则主张：权利要求5的技术方案并非是外侧板与外端板、内侧板与内端板分别角焊，而是如说明书具体实施例所描述的，所述“外侧板和内侧板与外端板和内端板”在端部不仅采用了内外角焊，而且将外端板、外侧板、内端板、内侧板连接为一体，从而在保证实现双层箱体结构的同时，提供了稳定可靠的端部连接。在面对上述对于权利要求的特征含义的不同解释或理解时，本领域技术人员有必要在本专利的说明书中寻求符合其发明本意的解释，从而根据说明书的相应记载“外端板16和内端板17内的空间与内侧板24和外侧板23内的空间不直接相通”、“侧壁内的空间、端壁内的空间虽然不直接连通，但是都通过箱底内的空间而互相连通”以及说明书附图具体结构来明确上述特征的确切含义，并明确权利要求5的实际保护范围。

　　在无效程序和侵权程序中，如果权利要求可能有多种解释，选择将说明书或附图中实施例包括在内的解释符合保护专利权的价值取向，这样能够充分保护已经获得的专利权，保障了专利权人的可期待利益，同时由于将其它不符合专利发明本意的技术方案的解释排除在权利要求的保护范围之外，进一步明确且缩小权利要求的保护范围，也符合维护专利权的公示作用的价值取向，没有损害社会公众的可期待利益。当然，为了进一步保障专利权的公示作用，可以将上述解释固定在生效决定或者判决中，以在专利确权、侵权判定中行使禁止反悔原则。（作者：丁一）

　　出处：中国知识产权报

　　外观设计专利侵权诉前禁令的审查要件

　　来源：广州知识产权法院/上海知识产权研究所

　　——克里斯提•鲁布托与问叹公司、贝玲妃公司、欧慕公司侵害化妆品容器外观设计专利权纠纷诉前行为保全案

　　【裁判要点】

　　根据相关法律规定，颁发诉前禁令需要考虑以下六个方面：1、申请人权利是否稳定有效；2、被申请人正在实施的行为是否存在侵犯专利权的可能性；3、不采取有关措施，是否会给申请人的合法权益造成难以弥补的损害；4、颁发禁令给被申请人带来的损失是否小于或相当于不颁发禁令给申请人带来的损失；5、责令被申请人停止有关行为是否会损害社会公共利益；6、申请人是否提供了有效、适当的担保。

　　申请人：克里斯提·鲁布托

　　被申请人：广州问叹贸易有限公司

　　被申请人：广州贝玲妃化妆品有限公司

　　被申请人：广州欧慕生物科技有限公司

　　案号：广州知识产权法院（2016）粤73行保1、2、3号民事裁定书

　　【案情简介】

　　申请人克里斯提·鲁布托是世界知名设计师，因其设计的红色鞋底的女士高跟鞋最为知名，相关公众均以“红底鞋”指代申请人的产品。2015年，申请人获得三项名称为“化妆品的容器”的外观设计专利，专利号分别为ZL201430483611.7、ZL201430484500.8、ZL201430484638.8（见附图），拟于2016年在中国境内销售。

　　2016年初，申请人发现三被申请人制造、销售、许诺销售了九款口红产品（见附图），其形状以及各视图均与涉案专利设计完全相同。申请人认为被申请人正在大量制造被诉侵权产品，并计划近期在市场中大量销售，如不及时对其行为加以制止，将对申请人的合法权益造成难以弥补的损害，因此向法院提出诉前禁令申请，请求法院责令被申请人立即停止制造、销售、许诺销售侵犯申请人涉案专利的口红产品。

　　【判决观察】

　　法院认为，根据《中华人民共和国专利法》第六十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第四条、第十一条的规定，应当从以下六个方面对本案诉前禁令申请进行审查，以决定是否颁发诉前禁令：

　　一、申请人涉案专利是否稳定有效

　　申请人涉案专利稳定有效是请求颁发禁令的基础。根据《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第四条的规定，专利权人提出申请时，应当提交证明其专利权真实有效的文件，包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证。我国专利法现行规定在授予外观设计专利权时仅经初步审查程序，未进行实质性审查，致使其稳定性不高，故申请人除了提交上述授权证书和相应文件外，还应当提供其外观设计专利权评价报告、外观设计专利权经专利复审委员会无效宣告审查程序被维持有效、生效民事判决认定针对其外观设计专利权侵权的指控能够成立或者其他类似的证据，以证明其外观设计专利权的稳定性。

　　本案申请人提交了涉案外观设计专利授权公告文件、专利登记簿副本及外观设计专利权评价报告，证明了申请人为涉案专利的专利权人，有权提起诉前禁令申请，涉案专利目前有效，且未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷；申请人还提交了其与涉案专利相同的外观设计向印度、韩国等国家申请了外观设计专利的证据。此外，被申请人问叹公司的法定代表人盛玉泽虽就被诉侵权产品申请了外观设计专利，但其申请日不但晚于申请人涉案专利的申请日，而且也晚于申请人涉案专利的授权公告日，故不会损害申请人涉案专利的稳定性。同时，涉案专利从获得授权至今，包括本案被申请人在内，未有人向国家知识产权局申请宣告其无效。因此，涉案专利目前有效，其稳定性也较高。

　　二、被申请人正在实施的行为是否存在侵犯专利权的可能性

　　在处理诉前禁令申请时，法院只有判定被诉侵权行为存在侵权可能性时，才有权要求被申请人停止被诉侵权行为。因此，法院在诉前禁令的审查时必须判断被诉侵权行为是否存在侵权的可能性。需要指出的是，在审查被申请人正在实施或即将实施的被诉侵权行为时，法院只要能认定其存在侵权的可能即可。

　　经技术比对，本案被诉侵权产品与涉案专利产品均为化妆品的盖子、化妆品的容器，是相同种类产品，两者的相应外观设计构成相同或者近似，九款被诉侵权产品均落入涉案专利权的保护范围。根据现有证据，被申请人问叹公司、贝玲妃公司均存在侵权可能性。

　　三、不采取有关措施，是否会给申请人的合法权益造成难以弥补的损害

　　诉前禁令作为一种严厉的提前介入的救济措施，若权利人的声誉没有被侵害，或者损害赔偿可被准确计算，且被申请人有足够的能力支付赔偿，因权利人所遭受的侵权损失可待判决生效后按判赔数额进行赔偿，也就没有颁发的必要。在专利侵权诉讼中，若出现如下情形之一，如不颁发禁令，将会给申请人的合法权益造成难以弥补的损害：一是权利人声誉被损害；二是侵权人没有足够的经济能力支付赔偿；三是损害赔偿无法计算。其中，存在如下情形之一，损害赔偿将无法计算：1.产品价格被侵蚀和市场份额的丧失所共同造成的损失难以计算；2.若市场上有数名侵权者，则难以准确计算出每名侵权者应承担的赔偿数额；3.权利人将难以再把因为要与侵权者竞争而降下来的产品价格重新提升到原来的水平。

　　就本案而言，首先，一般来讲，权利人胜诉以后，其合法权益会得到法律保障，但实际上由于侵权人没有足够的赔偿能力或者居无定所等原因，权利人的经济损失也许根本得不到物质上的足额赔偿。如果放任侵权人的行为继续下去，将使本可避免的损害成为必然。侵权人执行判决的能力越差，越有可能受到禁令的限制。本案被申请人问叹公司、贝玲妃公司未提交证据，表明其财产状况及盈利能力，对申请人所遭受的损失能进行充足的赔偿。其次，专利权人通常会在产品价格中收回研究与开发费用，因此专利权人通常会以较高价格销售其产品，侵权人通常会以较低价格销售其产品（不包含研究与开发费用），专利权人将会因此而丧失其应有的市场份额。本案被诉侵权产品销售单价约为人民币270元，而专利产品的海外销售单价约合人民币600元。被申请人问叹公司、贝玲妃公司以不到专利产品售价的一半来销售与申请人专利产品具有竞争关系的被诉侵权产品，无疑会抢占部分市场份额，如不颁发禁令，计划将专利产品推广到中国市场的申请人将会因此而丧失其应有的市场份额。稳固的市场一旦确定，竞争对手要想分一杯羹将要付出巨大的代价。为了与侵权者竞争，夺回被抢占的市场份额，申请人将不得不降价销售，其将难以再把因为要与侵权者竞争而降下来的产品价格重新提升到原来的水平，其市场份额将会永久性地被破坏，上述产品价格被侵蚀和市场份额的丧失所共同造成的损失难以计算。而且，涉案专利产品属于化妆品的外观设计，具有新颖性、流行性的特点，一旦被诉侵权产品在市场上大量出售将会降低相关公众的购买欲望，缩短专利产品的生命周期，因此，制止可能的侵权行为具有紧迫性。需要指出的是，被申请人问叹公司在听证过程中，虽表示愿意停止被诉侵权行为，但并没有向法院表明其如何具体有效地停止被诉侵权行为，其上述承诺不足以阻却禁令的颁发。综上，如不颁发禁令，将会给申请人的合法权益造成难以弥补的损害。

　　四、颁发禁令给被申请人带来的损失是否小于或相当于不颁发禁令给申请人带来的损失

　　诉前禁令作为责令被申请人诉前停止被诉侵权行为的一种救济措施，必然会影响申请人和被申请人双方的重大经济利益。在决定是否颁发禁令前，不但需要考虑不发出诉前禁令对申请人的影响，还需要考虑发出诉前禁令对被申请人的影响，即需要对双方因禁令的颁发与否所影响的利益进行衡量，以避免禁令救济因为保护一方较小利益，而造成更大损失，浪费巨大的社会成本。如果只考虑不发出诉前禁令对申请人的影响，而不考虑发出诉前禁令对被申请人的影响，将难以实现社会利益的最大化，诉前禁令也往往给被申请人的经营活动带来不虞之灾。保障申请人的利益虽正当，但是如其实际损失比起被申请人的损失微不足道，在这样的情形下颁发禁令，将有悖于禁令制度的立法宗旨，故应将“颁发禁令给被申请人带来的损失应小于或相当于不颁发禁令给申请人带来的损失”作为衡量是否颁发禁令的标准之一。如果颁发诉前禁令给被申请人带来的损失，将小于不颁发诉前禁令给申请人带来的损失，应支持申请人的禁令申请；相反，如果颁发诉前禁令给被申请人带来的损失，将大于不颁发诉前禁令给申请人带来的损失，应不支持申请人的禁令申请；当然，如果颁发诉前禁令给被申请人带来的损失与不颁发诉前禁令给申请人带来的损失相当，应优先保护申请人的权利，支持申请人的禁令申请。

　　就本案而言，颁发禁令，被申请人问叹公司、贝玲妃公司将会损失开发模具费、宣传费、已制造出来的被诉侵权产品的其他生产成本，以及禁令期间不能制造、销售被诉侵权产品的盈利；而不颁发禁令，申请人不但会损失显而易见的开发设计费、宣传费，还会为竞争而降低产品价格，减少市场份额，失去竞争优势，这些损失显然要比被申请人所遭受的损失要大得多。因此，不颁发禁令给申请人带来的损失将明显大于颁发禁令给被申请人带来的损失。

　　五、责令被申请人停止有关行为是否会损害社会公共利益

　　社会公共利益是公民利益的集中体现，维护社会公共利益也是司法机构的重要职责。无论法院作出任何决定，都不能有违社会公共利益，禁令制度亦是如此。如果涉案专利对社会公众的生命、健康、安全、环保以及其他重大社会公共利益有着不容忽视的影响，那么此时社会公共利益将会直接影响到禁令的发布与否。

　　就本案而言，一方面，涉案专利产品和被诉侵权产品均属于化妆品类，颁发禁令仅涉及被申请人的经济利益，不会损害社会公共利益；另一方面，本案专利的外观设计的新颖性具备一定的识别功能，颁发禁令将有助于避免市场混淆，不仅不会损害公共利益，反而会因维护了市场秩序而保障公共利益。

　　六、申请人是否提供了有效、适当的担保

　　根据《中华人民共和国专利法》第六十六条的规定，专利权人在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施时，应当提供担保，不提供担保的，驳回申请。诉前禁令的作用是迅速制止侵权行为，具有很强的时效性，所以法院对此审查往往时间短。法院根据申请人的申请采取的禁令措施既可能与判决结果相符，也可能与判决结果相悖。正是由于法律充分地考虑到了这一风险，所以要求申请人在申请诉前禁令的同时也要提供相应的财产担保。要求申请人提供合理的、适当的担保，一方面对申请人来讲，促使其在申请时必须考虑其胜诉的把握，谨慎提出禁令申请，避免申请人滥用诉前禁令的申请权；另一方面，在禁令申请有错误的情况下，该担保财产可用来赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。申请人提供的担保应该属于有效担保，担保金额应该合理、适当，以足以弥补因申请错误造成被申请人损失和支付相关费用为限。为此，应根据错误下达禁令可能给被申请人造成的实际损失来确定担保金额。同时，在加强知识产权司法保护的大局下，要求降低维权门槛、维权成本，降低担保也是降低维权门槛、维权成本的一种方式。

　　就本案而言，法院在初步确定担保数额时，考虑了以下因素：1.在听证过程中，经组织双方当事人就担保金额进行协商，被申请人当庭表示，不要求申请人提供担保；2.本案申请人胜诉的可能性高，禁令颁发错误的可能性较低；3.涉案三项专利仅涉及到同一种产品。综上，法院初步确定申请人需提供人民币100万元作为三份禁令申请的担保，申请人已按法院要求，提供了人民币100万元的现金担保，该担保有效、目前适当。在执行本裁定的过程中，如有证据证明被申请人问叹公司、贝玲妃公司因停止被诉侵权行为造成更大损失，法院将依据《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第七条的规定，责令申请人追加相应的担保。申请人不追加担保的，将解除有关停止措施。

　　综上，法院支持了申请人对被申请人问叹公司、贝玲妃公司的诉前禁令申请。裁定送达后立即执行，法律效力维持到三案终审法律文书生效时止。

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